【發明人必讀】了解找廠商幫忙開發應注意的3個智慧財產權議題，讓彼此合作更順利！
- 頂層專利科技 Top-Level Patent
- 2月13日
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不論是在研發早期，需要尋求廠商的協助將產品原型做出來，還是希望借助彼此的技術、優勢來擴大市場、促進創新與提升競爭力。與廠商共同合作開發都是一個不錯的選擇，在商業界中也很普遍。在合作這件事情上，當然是秉持著相互信任的原則才能走得長久，不過俗話說的好：「害人之心不可有，防人之心不可無。」即使我們遵守交通規則，也不能保證永遠不會出車禍，如何能確保不會讓自己竹籃打水一場空？只有構想還沒實踐，也還沒有專利的保護下，如何才能讓自己立於不敗之地？與廠商合作時應該關注哪些可能發生的智慧財產權風險？保密協議（NDA）簽署的時機點，以及如何能兼顧彼此利益？本篇文章會透過我們自身經驗與客戶的真實案例，分享3個發明人在找廠商幫忙開發時應注意的智慧財產權申請議題，希望能幫助您在與人合作時更順利！
⏰ 1分鐘弄懂專利本質，本文重點整理：
共同開發注意事項 | 重點 |
智慧財產權歸屬 | 預設智慧財產權歸屬在設計製造方，而非出資方或提供構想方，切記在合約上約定智慧財產權歸屬。 |
與學校合作 | 1、校方錢只進不出，利益分配必須在簽約時就確認匯款帳戶2、如果有申請補助，至少要能還清補助款或提供同等價值的股份，才能夠取得專利授權3、若未合議，產學合作產出的內容或新的延伸技術，智慧財產權歸屬學校所有 |
保密合約簽署 | 1、別什麼都還沒說就要對方簽保密合約2、保密合約必須兼顧彼此利益，而非特別偏重自己3、有時候，保密合約可以試探出對方是不是玩真的 |
內容目錄：
注意事項1：預設智慧財產權歸屬在設計製造方，而非出資方或提供構想方
一般來說，我們會下意識認為構想是我提供的，錢是我出的，你只是按照我的需求將產品做出來，那相關的智慧財產權或專利權當然是我的才對。其實不然，按照經濟部智財局與著作權法的說明：「如果契約未約定，出資聘請他人研發產品，其研發創作成果之著作財產權、營業秘密等，歸屬於受聘人所有。」至於專利權歸屬呢？依據專利法第7條第3項規定：「契約未約定者，屬於發明人、新型創作者或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。」規定中的發明人，是指實際進行研究發明之人。
上述內容雖然聽起來有點違反常識，但這確實是不真的事實，因此，在簽約過程中一定要記得約定智慧財產權的歸屬，以免造成明明是自己的構想，但權利卻不在自己身上，或者事後又要再花大價錢將智慧財產權、營業秘密或程式碼買回來的情形。
注意事項2：與學校合作要清楚校方的KPI，用2個智慧財產權案例了解如何與學校合作更順利
許多公司在開發時會選擇與學校產學合作，或者發明人本身就是學校的研究生、教授，打算將自己的研發成果商業化，這部分就要注意學校本身的相關規範，學校是一個龐大且複雜的體系，相關流程不會有什麼彈性空間。簡單來說，想要學校把專利權讓給我們是需要花功夫的，即使發明人是自己也一樣，當然，這不是學校的錯，他們也有KPI要完成，跟任何人合作都一樣，我們必須先滿足合作方的需求，再來討論自己的需求如何滿足，如此合作方能更加順利。以下是依據我們服務客戶的經驗，總結出一些學校的原則與相關智慧財產權案例：
1、錢只進不出，利益分配必須在簽約時就確認匯款帳戶
跟一般的商業行為不同的是，學校無法進行如代收轉付等等流程，進到學校的錢，是無法再出來的，因此，若產學合作或專利授權涉及多個單位、學校或公司，相關的利益分配必須在交易時，讓付錢的人將各自談好的利益分別匯入到指定戶頭，而非請學校收統一收款後再分配給眾人。
2、如果有申請補助，至少要能還清補助款或提供同等價值的股份，才能夠取得專利授權
學校有許多諸如教育部、科技部等等關於研究、產學合作或創新創業的補助，這些錢並不是不用還的，如果KPI低於標準，會影響到來年的補助款額度，因此，若該技術、專利有用到補助款，必須創造至少等同補助款的價值（例如授權費、股份等等），才不會影響到學校的KPI。
📍 案例分享 - 讓學校擁有與補助款同等價值的股份才能取得專利授權
一位發明人在校期間開發出創新的醫療器材，並與教授向政府取得千萬級的補助款進行研發，因為進行都算順利，這位發明人因此成立一間新創公司並成功向投資人募集天使輪資金，打算將該醫療器材商轉。但在與學校談專利授權時，由於相關研究跨足多間學校，且先前取得的補助款尚未提供實質的KPI，因此學校要求，至少要用天使投資人認定的估值，提供至少等同當初政府補助款價值的股份，才能讓他取得專利授權。因此，與學校合作時一定要注意相關規範，以免讓自己動彈不得。
3、若未合議，產學合作產出的內容或新的延伸技術，智慧財產權歸屬學校所有
跟注意事項1提及的一樣，智慧財產權一般是歸屬在研發方身上，而非出資方身上，除此之外，學校提供的產學合作合約公版，大多也都是約定產學合作產出的內容、新的延伸技術權利歸屬在學校，或者雙方共有，因此，在與學校配合時務必詳讀合約，並適時與校方溝通，以免發生權利歸屬的衝突。
📍 案例分享 - 權利歸屬衝突問題
我們服務過一位醫師客戶，他的發明是與學校共同開發而成，在開發完成後，學校教授想將該成果整理成論文發表，但此舉就會影響到這位醫生申請專利的權利，因為論文一旦比專利早送出，專利即喪失新穎性，所以，在與校方合作時，這些權利歸屬、論文掛名、專利申請時間點等等細節都要先處理好，以免造成相互間的矛盾。
注意事項3：保密合約（NDA）要兼顧彼此利益，而非特別偏重自己
如果還沒有申請專利，建議要先跟相關利害關係人簽署保密合約（合夥人、上下游廠商、仲介、投資人等等）再揭露自己的核心機密（技術細節、訂單、用戶名單、財報等等），但簽署保密合約也需要智慧，合作關係才能長久，重點在於「站在對方的角度思考」：
1、別什麼都還沒說就要對方簽保密合約：
或許是很多加速器或育成中心都會強調保密合約的重要性，以致於我們誤以為簽署保密合約後才能展開合作關係，雖然這沒有對錯，但這種作法可能讓我們錯失許多良機，一般來說，我們應該要準備一份不管有沒有簽保密合約都可以查閱、分享的產品或公司介紹，等我們說明過後，如果對方有興趣進一步了解細節，有必要再提出簽署保密合約的要求，這樣對方才比較能夠理解，也會更注重這個合作，同樣的流程在與對方建立信任關係前後進行，會有很大的差異，保持彈性非常重要。
📍 案例分享 - 一見面就要簽保密合約導致募資計畫乏人問津
一位創投朋友曾經跟我分享，有一間新創公司在募資，但他每次跟投資人碰面時什麼資料都不給，連可公開的募資簡報都沒有，就要大家先跟他簽保密協議，如今已經過了兩年，這間新創還是一毛錢都沒有募到，因為大家到現在都還是不知道他是在做什麼的。因此，保密固然重要，但別矯枉過正，讓各方無法得到公平，最後結局反而是扼殺了自己的願景。
2、條文必須兼顧彼此利益，而非特別偏重自己：
合作應該是讓1+1的力量大於2，而不是壓榨對方來幫助自己，在保密合約這件事情上也是，不得不承認，大多數的保密合約都太保護揭露秘密的那一方，把接收秘密的人都當成一定會洩密的大聲公，因此會在規範中約定諸如必須無條件支付逞罰性違約金，要求接收秘密的人當自己的開門狗，幫忙排查有沒有其他人把秘密說出去等等。通常這種用損害對方權益來保全自己的合作關係是不會長久的，因為當我們提供了這種不公平的合約，就已經預設對方會到處宣傳，猜疑的種子已經在心中生根，關係破裂只是遲早的事。如果我們不信任對方，不如一開始就不要合作，反過來說，如果我們決定要跟對方合作，就必須信任對方，同時承擔對方可能會洩密的責任。因此，保密合約應基於平等、互信、兼顧彼此利益的原則進行規範，合作的關係才能長久甚至越來越緊密。
3、有時候，保密合約可以試探出對方是不是玩真的：
在商場上不免會遇到愛說大話，但卻沒什麼實力的合作夥伴，這時候，保密合約就會變成照妖鏡，依據我們的經驗，那種說的比做得多、想要收取不合理佣金、愛用瞎忙來證明自己很有價值，以及不敢承擔自己應該承擔的責任的合作對象，大多會用各種理由拒絕與我們簽署保密合約（他們會看都不看合約，就說自己風險太大），這時候我們就知道，這種合作對象還是當朋友泡茶聊天就好，不要做彼此生意，才不會到最後自己被賣了都不知道。
成功的關鍵在於：知道自己可能會遭到欺騙，同時不要放棄真心待人
最後，用我們的人生導師說過的一句話總結：「切記，法律是死的，人是活的，商業永遠是處理心理學（人）的問題，而不是法律的問題。」不論是個人、公司、學校，這些單位本質上都是由人組成的，人的問題必須用人性與心理學來解，而不是用嚴格的合約條件來約束，有一句台語俗諺叫：「嚴官府出厚賊。」意思是過於嚴苛的官府，小偷反而更加猖狂；父母管教越嚴，小孩越是不成材。因此，做好自己能做的，保持彈性，並且為自己的決策負責，相信能夠大大增加合作與事業的成功率。
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