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【專利申請實務】遇到答辯別慌張,6個準備重點與3個答辯技巧,讓您申請專利更順利!


遇到答辯別慌張

專利申請是發明人保護創新成果的重要步驟,但這過程中往往伴隨著繁瑣的申請文件與多次的官方審查。身為發明人應該都有過收到官方信函的經驗,不論是審查意見通知、核駁通知等內容。收到官函的當下,大家很常會擔心該如何回覆才能順利取得專利,或是不太理解審查意見中的內容,關於答辯這件事,有沒有什麼需要知道,以及增加核准率的關鍵點?本篇文章我們將帶您了解專利答辯階段的完整流程、剖析專利核准的關鍵條件,讓您的發明專利可以在維持專利範圍的前提下順利核准!








為什麼需要答辯

為什麼需要答辯?揭露國際、台灣專利申請流程的本質



「專利,是透過不斷的技術研發創新,可以使人類的生活更便利、更幸福。」台灣經濟部智慧財產局於官方網站上如是說明,為了鼓勵發明人將技術公開給全世界共享,在其發明符合各國專利法的規定下,國家會給予發明人專利權,並讓其享有在一定期間內的權益保護,就是專利制度的目的。為了確保發明人揭露的技術確實可以實行,且真的可以幫助到人類生活更便利幸福,專利的制度開始逐漸形成了一些原則與條件,諸如先申請原則、屬地原則,以及專利申請三要件的新穎性、進步性與產業利用性等等。而國際與台灣專利申請流程中的「審查與答辯」流程就扮演者非常重要的角色,透過與審查委員檢索到的先前技術做上述三要件的比較與釐清,能夠讓您的技術全貌更清晰,最終取得的專利範圍也能更穩定,當然,公開紀錄中與您比較的專利前案越多,您的專利強度也會越強,因為代表該專利在如此多專利挑戰他的情情形下,依然有取得屬於自己的領地(請求項),這是一件非常值得慶祝的事。



不過對於發明人而言,答辯這個流程總讓人又愛又恨(或者說恨居多?),審查意見的函文艱深難懂且毫無感情,會讓我們下意識覺得是不是自己的發明拿不到專利,下一步就是抓戰犯,開始自我懷疑、責怪事務所寫得不好,或者懷疑審查委員不懂技術。除了怕無法核准的恐懼之外,還會有對錢的恐懼,因為只要一收到審查意見,就代表又要花錢了。身為一個這輩子第一次申請專利就遇到6次答辯的發明人,我非常能理解大家的心情,在答辯這段流程產生的不穩定性,我們認為主要原因是「發明人無法確定到底這次答辯後會不會核准?」,就算明知道還需要再答辯一次也沒關係,但不要是「反正就答辯看看,審查委員有意見再來想辦法」這樣的被動狀態。很幸運的,在近10年的專利產業生涯中,我們確實發現了一些能夠讓答辯更順利的方法與技巧,接下來我們將與大家分享這些發現,希望對發明人們能有幫助。





在申請專利前就要考慮到如何答辯,善用官方揭露的專利申請條件,讓您申請過程更順利



如前面所說,為了確保您是該發明或改良的首位提出登記者,且公開之技術手段確實對其他發明人有幫助,各國皆有需符合的專利申請條件,大多可以分成新穎性、進步性與產業利用性專利的審查也大多是針對這三個條件與其他先前技術有無衝突,進而提出審查意見,希望由發明人進行說明補充,因此,在申請專利前就確保自己能符合專利申請條件是至關重要的步驟,以下是幾個在專利申請前,發明人可採取的行動與注意事項,能確保當審查意見來函時無法有效回覆審查委員而錯失專利權或致使權利範圍被限縮的情形:




1、事先檢索與評估:


俗話說知己知彼百戰不殆,我們可以自行在全球專利檢索系統Google Patent 上找尋與我們相似的先前技術做比較,找出您發明的核心優勢以及合理的權利範圍。就像是考試前會寫考古題一樣,雖然考古題不一定會在正式考試中出現,審查委員仍可能自行檢索其他被他認為可以想像的專利來提出審查意見,但是先檢索對於申請專利而言是百利無一害的。




2、於說明書中完整揭露技術內容:


專利是以公開來換取保護的一個策略,因此專利說明書所揭露的內容必須是其他人照做可以具以實現的,若無法具以實現,可能會失去實質保護性,以及被舉發而無效。且在答辯的過程中有一個原則,就是用於答辯的內容不可以超出原有專利說明書揭露的內容,若審查委員提出的問題剛好是當初說明書沒有揭露的內容,就可能因此錯失取得專利的機會,因此,將具體實施方法於專利說明書中清楚詳細的描述是重中之重。




3、提供相較前案確實有顯著進步的關鍵與證據:


在申請中,應該明確指出與先前技術間的顯著進步點,並且能夠量化,例如以往要實現此效果需要5個步驟,本發明只需要3個步驟,或者以往需花費大量雲端算力才能達到 95% 辨識準確度,本發明可透過手機的邊緣運算力達到一樣的準確度等等,並且能清楚說明為什麼你的發明可以達到此效果?你越過了哪些山頭?最好能提供實際比較數據,方便審查委員了解,此舉能大大增加專利的核准率。




案例分享 - 提供相較前案確實有顯著進步的關鍵與證據

一位發明人發明了新的空間資訊系統,可以將各國使用的不同座標系統整合成單一座標系,希望能讓各國建設間與程式開發更順利,因此我們建議他詳細描述此系統的適配器(adapter)如何運作以及整合不同的座標系,讓審查委員能清楚了解系統運作流程以及進步點,該發明專利也於去年順利核准。




4、明確的專利範圍界定:


專利範圍(Claim)是專利保護的核心,申請人在撰寫時應確保範圍足夠清晰具體,尤其是獨立項與附屬項的撰寫,確保每一個技術要素都能支持專利範圍。模糊的專利範圍容易導致技術無法有效保護,或無法通過審查。




5、實施方式多樣化:


建議增加多個實際實施案例,展示不同的實現方式,特別是當專利範圍廣泛時,這樣可以更好地證明技術的可行性並支持申請範圍。




6、用圖與數據說話:


圖示和數據可以讓技術細節更加具象化,拿出證明就無須說明,清楚的圖示、運作流程以及實際數據能夠讓審查委員更加瞭解您技術的新穎性、進步性與產業利用性。




案例分享 - 用圖與數據說話

一位材料領域的發明人因發明一種新的復合材料而提出專利申請,審查委員在第一次審查意見中提出希望能了解該材料的實際效果,是否像專利說明書中所聲稱的一樣好,因此我們建議發明人請第三方機構進行檢測並將實際數據結果提交給官方,而該專利也在發明人提供實際數據後而核准,可見數據對於專利核准與否有一定的影響,在生醫、生物科技領域的發明更是至關重要。




許多專利申請失敗,往往是因為申請文件不夠詳盡、專利範圍不清晰或技術細節描述不充分,通過審慎的準備和專業的文件撰寫,可以有效提高申請成功的機會。





遇到答辯怎麼辦?

遇到答辯怎麼辦?善用這3個技巧,讓您在維持專利範圍的前提下順利通過專利申請



在發明專利提出註冊與實體審查申請後,審查委員會對您的發明進行詳細審查,有極高的機率會提出審查意見(或核駁審定)並要求回覆,發明人可針對審查委員提問進行回覆或調整說明書內容、專利範圍以爭取專利核准,此流程就是我們俗稱的答辯。許多發明人在收到這類通知時會感到緊張,擔心是否失去取得專利的機會,但事實上審查意見並非否決專利申請,就連核駁審定都可以提出再審查甚至訴願,因此我們不需要因為函文的艱深或專有名詞上的解讀而退卻。



依據我們的經驗,有90%的審查意見是審查委員希望我們可以再揭露多一點內容,因此,我們應把答辯過程視為與審查委員溝通與釐清專利範圍的步驟,我們就能更了解該怎麼順利通過答辯這一關。答辯是發明人進一步闡述技術優勢、排除模糊描述,並透過回覆審查意見來加強專利申請的完整性。這意味著,答辯不僅不是壞事,反而是展示您技術價值、明確權利範圍以及增加您的專利強度與價值的機會我們也透過這幾年來的經驗,整理出3個實用的答辯技巧,相信能幫助您取得專利更順利:




技巧1:在不超出專利說明書範圍的前提下補充說明運作流程


當審查委員提出您的發明可由兩個以上專利前案組合而成,以不具進步性的理由提出審查意見時,其實言下之意是希望我們能夠再多說明一點運作流程,這時您只要強調並非單純組合就可以達到效果,為了讓這兩者組合需要應用到哪些流程與方法,解決哪一些適配的問題,如此即可向審查委員爭取核准。




技巧2:提供具進步性的數據佐證


有時候,光是說明流程可能不足以讓審查委員了解您與前案的不同,拿軟體程式來說,雖然程式碼一定不一樣,但流程可能大同小異,這時,就必須提出數據佐證您發明的進步性。




技巧3:找出前案揭露不足之處


若有與您的發明相似度高的前案,除了上述兩個方法之外,也可以從該前案中找出突破口,例如:照著前案的方法無法製作出如同前案所聲稱的效果,因此提出該前案揭露不完全,本案揭露完整應獲核准的請求。




案例分享 - 答辯技巧

一位做IoT產業的發明人,在答辯時審查委員提出一件聲稱效果與運作流程相似的前案,因此我們建議發明人補充相關數據佐證,發明人在了解前案內容後精準地指出按照該前案的方法無法做到其所聲稱的效果,且功效與本案有顯著差異,因此我們也以上述提到的技巧向審查委員提出說明,發明專利也在這次答辯後獲得核准。




除了上述提到的答辯技巧外,還有一些注意事項,條列如下給大家參考:




1、如實回答審查委員的問題,而非跟審查委員爭論


如前所述,絕大多數的審查意見只是希望我們可以再揭露多一點,只是礙於函文規定無法寫得那麼明確,我們要做的是從函文內容中找出審查委員表達的關鍵並確實回覆問題,而非懷疑審查委員的專業性,或者跟審查委員爭論。




2、只是跟前案不一樣無法作為可以取得專利的關鍵


或許是法規表達不夠白話的關係,我們發現許多發明人會誤會進步性的含義,認為在一個發明中加入很多以前人沒想到的功能就算是有進步,或者認為只要跟前案不一樣就可以核准。在這邊跟大家說,在一個發明中加入很多功能對於專利核准與否是沒有顯著幫助的,有時候甚至會造成反效果,只是跟前案不一樣也無法作為可以取得專利的關鍵,建議大家盡可能找尋到自身發明的核心競爭力,並以此作為專利申請的主軸,如此才能有效地提升過件率、縮短專利申請時間與擴大專利範圍。




案例分享 - 答辯注意事項

一位生醫領域的發明人,在答辯時審查委員提出希望能提供實驗數據,但該發明人因故無法提供,且選擇與審查委員爭辯,最後審查委員提出核駁審定,原因是發明人沒有回答問題。這個反面教材告訴我們,在面對專利申請這件事時,千萬別意氣用事。




最後,我們要記得一件事,專利法立法的初衷是希望可以保護對科技有貢獻的發明人,因此,審查委員設立的目的是為了幫助我們釐清發明的真正核心價值與保護範圍,並非只是為反對而反對。很多時候,審查意見可能是建議發明人進行部分權利範圍的限縮,如果對發明人的影響不大,按照審查委員的建議也是很好的選擇,切記,不論是專利事務所還是審查委員,他們都是來幫助我們的,而非我們的敵人,若我們以這樣的眼光從新審視答辯這件事,會發現這個流程是專利申請流程中最有價值的環節。





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